- 52
- ~9 мин.
Претензия о нарушении прав на товарный знак – причины и последствия
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обычно регистрируют товарные знаки, чтобы защитить активно растущие бизнесы от неправомерного использования их достижений третьими лицами в своих коммерческих целях. Регистрация помогает не допустить незаконного копирования результатов интеллектуальной деятельности предпринимателей и наказать нарушителей, если права все-таки были нарушены.
Один из главных шагов в борьбе с незаконным использованием товарного знака со стороны правообладателя – направить претензию нарушителю. Безусловно, кроме претензии, которая защищает, в основном, имущественные интересы правообладателя, есть и другие инструменты для защиты неимущественных интересов – жалоба в ФАС/Роспотребнадзор/полицию, жалоба регистратору доменных имен или администратору социальной сети и другие.
Но иногда претензии направляют недобросовестные правообладатели – то есть компании, которые регистрируют товарные знаки, но не чтобы использовать их в своей деятельности, а чтобы взыскивать компенсации за нарушение своих прав на товарный знак с других, зачастую добросовестных компаний.
Так, например, ИП Ибатуллин А. В. обратился с претензией, а затем и с иском к ООО «Торговая сеть Командор» в связи с незаконным использованием ответчиком товарного знака «Командор» на вывесках, в рекламе, при реализации товаров.
Торговая сеть возразила против претензии, во-первых, по причине того, что она начала использовать «Командор» в качестве коммерческого обозначения, но без регистрации товарного знака достаточно давно, раньше, чем истец знак зарегистрировал.
Интересный факт: на момент подачи иска на ИП Ибатуллина А. В. было зарегистрировано 322 товарных знака, далеко не все из которых использовались для реальной деятельности.
Спор шел долго, в итоге после нескольких раундов рассмотрения дела суд по интеллектуальным правам в постановлении от 27.08.2021 года признал действия ИП Ибатуллина А. В. злоупотреблением правом и отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Топ причин, по которым можно получить претензию за использование чужого товарного знака
1. Контрафактное производство товаров известного бренда в небольших количествах
Такие претензии, в основном, выявленные после проверок полиции, получили многие небольшие компании, которые продавали спортивные товары и атрибутику во время Олимпийских игр Сочи-2014 и Чемпионата мира по футболу-2018. Встречалось как производство контрафактных товаров с товарными знаками других производителей (Adidas, Nike, Puma и другие), так и контрафакт в части товарных знаков организаторов соревнований.
Обычно продукцию после проверок изымали и уничтожали, а продавцы выплачивали штрафы.
Борьба конкурентов за доли рынка
Один из самых известных примеров такой борьбы последних лет – иск издательства «Просвещение» к конкуренту «Вентана-граф» по поводу незаконного использования товарного знака ФГОС. Знак использовался ответчиком для того, чтобы обозначить соответствие учебников Федеральному государственному образовательному стандарту.
Проблема состояла в том, что само визуальное изображение знака ФГОС зарегистрировало на себя именно «Просвещение». «Вентана-граф» настаивало на том, что знак, в принципе, нельзя было регистрировать, потому что он демонстрирует соответствие требованиям, установленным государством, и фактически не имеет никакого отношения к «Просвещению».
Тем не менее суды поддержали «Просвещение» и обязали «Вентана-граф» выплатить практически 4 млрд рублей и уничтожить контрафактные товары. «Вентана-граф» не сдалась и обжаловала регистрацию товарного знака в Роспатенте. Жалоба была рассмотрена в пользу них, и Палата по патентным спорам установила – ФГОС не должно защищаться в качестве товарного знака. Это решение впоследствии отменил суд по интеллектуальным правам. А «Эксмо-Аст» (владелец «Вентаны») в итоге уступил свою часть рынка «Просвещению».
Киберсквоттеры, домены и манипуляции
Киберсквоттеры зарабатывают на том, что регистрируют на себя доменные имена, совпадающие с названиями известных, коммерчески успешных брендов, а потом перепродают эти доменные имена.
Так, например, киберсквоттеры зарегистрировали несколько доменных имен, в составе которых были товарные знаки правообладателя – компании «Бионорика СЕ». Эти товарные знаки были зарегистрированы для распространения лекарств.
Действия киберсквоттеров оспорили, и Арбитражный суд города Москвы признал регистрацию доменов нарушением исключительных прав «Бионорика СЕ» и постановил передать администрирование доменов правообладателю.
Какое использование считается незаконным
Чтобы выявить факт использования товарного знака без разрешения правообладателя, стоит определить, какое использование соответствует требованиям закона:
- на основании лицензионного договора с описанием всех существенных условий, включая перечень товаров, работ или услуг, для реализации которых вы вправе использовать чужой товарный знак (ст. 1489 ГК РФ);
- на основании договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ);
- на основании письменного согласия правообладателя. Этот способ обычно применяется в партнерских проектах, когда одному из партнеров необходимо бесплатно использовать товарный знак другого, например, на сайте для продвижения.
Незаконным использование товарного знака признается при одновременном сочетании следующих условий (п. 3 ст. 1484 ГК РФ):
- полная идентичность или сходство до степени смешения (в части изображения, смысла, написания, звучания или других характеристик).
Этот критерий самый субъективный. Обычно суд определяет идентичность или сходство путем обычного визуального анализа, а иногда для определения степени смешения привлекаются эксперты, проводятся опросы потребителей, а суд оценивает представленные доказательства.
ООО «Зелдис» подало в суд на ООО НПО «ФораФарм» за то, что они использовали товарный знак «Лошадиная доза» и производили под этим знаком косметику, тогда как ООО «Зелдис» на протяжении долгого времени продвигало и продавало шампуни под знаком «Лошадиная сила».
Президиум суда по интеллектуальным правам подтвердил выводы нижестоящей инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований. По мнению Президиума, слово «лошадиная» в обеих фразах находится в слабой позиции, а логическое ударение падает на «дозу» и «силу». Более того, «лошадиная сила» имеет еще и переносное значение, которое семантически кардинально отличается от смысла «лошадиной дозы».
- Использование нарушителем логотипа в однородных с теми классами товаров и услуг, в которых зарегистрирован копируемый товарный знак. Публикует и обновляет классификатор товаров и услуг (МКТУ) ФИПС на своем сайте.
- Использование должно быть коммерческим, то есть приносить прибыль нарушителю.
Возможные санкции за нарушение прав на чужой товарный знак
За нарушение исключительных прав использования товарных знаков грозит ответственность разных видов и размеров: от гражданской до уголовной, от возмещения убытков или штрафа до лишения свободы.
Самые распространенные виды ответственности – гражданская и административная. Гражданская ответственность наступает, когда правообладатель, чьи права нарушили, подает в суд на нарушителя и взыскивает с него убытки или компенсацию за причинение вреда, а также зачастую требует изъять товары с контрафактным чужим обозначением из оборота.
Так, например, в 2019 году ООО «Сервопривод Белимо Руссия» (лицензиат) совместно с компанией Белимо Холдинг АГ (правообладатель) подали иск к ООО «О2 Системс» о взыскании компенсации и запрете использования товарного знака BELIMO в коммерческой деятельности.
Истцу право использования товарного знака по исключительной лицензии передал иностранный правообладатель, а ответчик демпинговал при незаконном обороте продукции с чужим товарным знаком, чем негативно влиял на деятельность истца.
Суд встал на сторону истца, признав допущенное нарушение права использования товарного знака, но снизил размер компенсации с 1,5 млн рублей до 200 тысяч рублей, приняв во внимание однократность нарушения, незначительную стоимость контрафактного товара и отсутствие вреда для истца.
Размер и способ расчета компенсации выбирает правообладатель: он может в претензии рассчитать компенсацию в твердой сумме (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей), а может посчитать оборотный штраф, увеличив в два раза стоимость товаров, на которых незаконно размещен его товарный знак. Если дело дойдет до суда, он вправе по своему усмотрению уменьшить компенсацию, не меняя способа расчета, который правообладатель выбрал в претензии и затем в исковом заявлении.
Административная ответственность может наступить, если правообладатель подаст жалобу в ФАС или Роспотребнадзор. Ведомства могут инициировать привлечение нарушителя к ответственности:
- за незаконное использование средств индивидуализации (ст. 14.10 КоАП РФ) и, как следствие, введение потребителей в заблуждение;
- за недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ);
- за нарушение законодательства о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ).
Размер ответственности варьируется от штрафа (фиксированного за каждое нарушение или в процентах от выручки) до дисквалификации генерального директора (за недобросовестную конкуренцию).
Уголовные дела по нарушениям прав на использование средств индивидуализации возбуждают крайне редко, поскольку в большинстве случаев основная цель пострадавшего правообладателя – коммерческая (восстановить статус-кво, запретить использование знака и компенсировать понесенный ущерб). Поэтому привлечение к уголовной ответственности – это не самый популярный способ борьбы с неправомерным использованием товарных знаков.
Пришла претензия – что делать
1. Проверить информацию о том, кто отправил претензию, и полномочия подписанта
Если вы получили претензию, скорее всего, она пришла вам по электронной почте или заказным письмом. В большинстве случаев компании оформляют претензию стандартизированно, особенно если впоследствии планируют приложить ее к исковому заявлению.
Из претензии можно узнать фирменное наименование отправителя, обычно ИНН или ОГРН. По этим данным можно:
- проверить компанию через ЕГРЮЛ на предмет того, не ликвидирована ли она, например;
- проверить судебные споры компании через картотеку арбитражных дел. Возможно, что отправитель претензии – киберсквоттер, этот факт поможет выстроить корректную стратегию защиты в будущем.
Если претензию подписывает представитель по доверенности, заверенной нотариусом, можно проверить полномочия на сайте Федеральной нотариальной палаты по реквизитам доверенности.
Однако даже если доверенность вы на сайте не нашли, не стоит считать претензию необоснованной – предполагаемый правообладатель все равно сможет пойти в суд, поэтому рекомендуем обратить внимание и на содержание претензии.
Проверить регистрацию товарного знака
В претензии о нарушении прав использования товарного знака обычно указывается номер свидетельства о регистрации знака. По номеру можно загрузить свидетельство на сайте Роспатента.
В свидетельстве о регистрации проверьте:
- правообладателя и его совпадение с отправителем претензии;
- дату предоставления охраны товарному знаку. Возможно, вы начали использовать его значительно раньше этого времени, этот аргумент поможет в переговорах;
- классы МКТУ, в которых знаку предоставляется охрана. Если правообладатель вправе использовать знак для продажи товаров, например, обуви, а вы оказываете услуги общественного питания, нарушения нет.
Обратиться к профильному юристу
В случае получения претензии о нарушении прав использования чужого товарного знака важный шаг, которого не стоит избегать – обращение за правовой помощью к профильным юристам. Они смогут оценить серьезность и обоснованность претензии и выработать стратегию коммуникации с отправителем претензии.
При получении подобного запроса юристы:
- оценивают состоятельность аргументов и доводов отправителя претензии, проверяют, действует ли товарный знак, на чем можно построить стратегию защиты и как логичнее вести себя: идти на мировое соглашение или ждать суда;
- анализируют аналогичную судебную практику на предмет похожих споров для оценки перспективы судебного разбирательства;
- проверяют самого предполагаемого правообладателя: исследуют его деятельности, количество аналогичных споров в судах, готовность идти на контакт.
Если по результатам анализа будет понятно, что претензия обоснованная, то чтобы минимизировать материальные и репутационные потери клиента, юристы могут предложить договориться с правообладателем до суда, а именно:
- прекратить незаконное использование товарного знака и договориться о снижении запрошенного размера компенсации, подписав мировое соглашение;
- если товарный знак все еще необходим клиенту для ведения деятельности, есть смысл обсудить с правообладателем возможность легального возмездного использования, например, заключить лицензионный договор.
Мировое соглашение – это документ, подписываемый двумя сторонами и закрепляющий их договоренности: права, обязанности, сроки исполнения, условия разрешения конфликтной ситуации.
Оно заключается в письменном виде и может быть подписано даже в суде. В последнем случае суд утверждает соглашение в заседании, и оно подлежит обязательному исполнению сторонами.
Если претензия не обоснована, юристы обычно предлагают одно из следующих решений:
- Не реагировать на претензию и ждать, подаст ли отправитель исковое заявление.
В случае подачи искового заявления разбираться нужно будет в суде. До суда юристы готовят обоснованные возражения, а также в некоторых случаях проверяют, законно ли была предоставлена правовая охрана товарному знаку.
Возможно, он содержит неохраняемые элементы (описательные элементы, например, указание на шоколад в кондитерских изделиях или элементы, связанные с государственной символикой). Полный перечень недопустимых элементов содержится в ст. 1483 ГК РФ.
В случае обнаружения подобных нарушений можно, даже не дожидаясь подачи искового заявления, оспорить регистрацию товарного знака в Палате по патентным спорам. - Направить возражение на претензию.
При получении претензии о нарушении права использования чужого средства индивидуализации важно как можно быстрее и грамотнее оценить риски и перспективы спора и выработать стратегию противодействия.
В этом помогают опытные юристы MKTU.TECH, часто и успешно практикующие защиту прав клиентов в части товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности. Эксперты построят линию защиты и опишут возможные последствия любого из выбранных вами вариантов поведения.